美国最高法院2020年度知识产权判例解析

 

原文刊载于《知识产权》2021年第12期，第68-87页。转载请注明出处。因篇幅较长，故注释从略，完整原文见《知识产权》纸质版。

作者简介：

     金海军，中国人民大学法学院教授

内容提要：文章考察了美国最高法院最新的知识产权司法审判，分别介绍其在2020年度审结的包括甲骨文公司诉谷歌公司软件著作权侵权案在内的3件知识产权案件的事实和判决理由，并就著作权合理使用规则、专利行政法官与双方复审程序、专利让与人禁止反悔规则等法律问题作出评析，最后指出它们对美国乃至国际知识产权制度与实践的影响以及对于我国的参考意义。

关 键 词：美国最高法院 知识产权判例 合理使用 专利行政法官 让与人禁止反悔规则

前言

2021年9月22日，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》（以下简称《纲要》），对加快建设知识产权强国作出全面部署。《纲要》提出要积极参与知识产权全球治理体系改革和建设，并细化为扩大知识产权领域对外开放，完善国际对话交流机制，建设知识产权涉外风险防控体系等方面。2021年10月28日发布的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》）也提出，要主动参与知识产权全球治理，积极参与完善知识产权国际规则体系，积极研究和参与数字领域等新领域新业态知识产权国际规则和标准的制定。为了落实《纲要》和《规划》的上述要求，本文在长期追踪美国知识产权司法实践的基础上，针对美国最高法院2020年度开庭期的知识产权案件审判最新情况进行深度考察研究。本文将梳理与评析该法院在该年度审结的3件知识产权判例，特别是有“十年来最受关注的软件著作权案”之称的甲骨文公司诉谷歌公司著作权侵权案，以期为我国知识产权强国建设和“十四五”规划的顺利实施提供域外层面的参考。

一、新冠疫情与大法官结构变化带来的双重考验

美国最高法院2020年度开庭期是从2020年10月5日到2021年10月3日，但是按照惯例，大法官的工作年度一般在次年6月底即告结束，不再进行案件的庭审与判决。不过，由于新冠疫情在美国持续至今还没有根本好转，在此压力之下，美国最高法院在2020年度的整个工作周期内，仍然采用电话会议方式举行口头听证。本年度的工作周期也长于以往年度，在2021年7月份仍在下达判决，甚至迟至8月26日还公布了本年度的最后一个判决。本年度审理与判决的案件数量虽较2019年度有所增长，但全年总量也只有68件，继续维持十年来的低位。从知识产权案件来看，总共只有3件，占本年度全部案件的4.4%。以美国最高法院最近十年（2011—2020年度）的统计数据来看，知识产权案件一共是54件，年均数量为5.4件，在全部案件当中占7.3%。相比之下，2020年度的知识案件数量与占比均处于十年来的低值。本年度知识产权案件包括2件专利案和1件著作权案。从案件类型上看，延续了最近十年的专利案件占比高于60%的趋势。（参见表1）

另一方面，美国最高法院大法官构成在本年度发生重大变化，可能为将来的案件审判带来较大影响。美国最高法院的9位大法官有保守派与自由派之分。2020年9月18日，自由派大法官阵营的金斯伯格大法官（Justice Ruth Bader Ginsburg）在任上因病去世，空缺出一个大法官的席位。这一时间点距离当年11月的美国总统大选不足2个月，因此，民主党方面反对时任美国总统特朗普提名接替的大法官，认为应当等待大选结束之后再由新一届总统来提名。事实上，类似事件在四年前就曾经发生过。2016年2月13日，保守派大法官斯卡利亚（Justice Antonin Gregory Scalia）意外去世，作为民主党的奥巴马总统在提出大法官人选时，就遭到当时控制美国参院的共和党阻止而最终作罢，后者的反对理由同样是因为大选临近，应当由新当选的总统来提名。但是，特朗普总统在这次则不顾反对，迅速提名埃米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）为大法官人选。巴雷特其时担任联邦第七巡回法院的上诉法官，而这项任命正是由甫任美国总统的特朗普在2017年5月提名产生的。巴雷特与金斯伯格大法官同样身为女性，但更加年轻，并且是典型的保守派。特朗普的这项提名虽然遭到民主党的强烈反对，不过此时参议院的多数席位由共和党议员所占据，故最终还是以55:43的结果获得批准。10月26日，巴雷特大法官正式宣誓就职，美国最高法院大法官的保守派与自由派之比也因此上升为6:3。舆论普遍认为，这一结构性变化意味着，今后可能对许多案件，特别是在涉及堕胎、移民、宗教、持枪等带有较深意识形态色彩的案件产生重大影响。

美国最高法院大法官的这一变化，其实很快在本年度一些案件的处理上有所反映。例如，在本年的最后一个案件——“租客驱逐案”中，美国最高法院于2021年8月26日出具一份未署名的全院意见（per curium），否定了美国疾病预防控制中心（CDC）关于在新冠疫情期间禁止驱逐租客的规定，但其中的3位自由派大法官均持反对意见，从而形成了保守派与自由派大法官之间明显的意见分歧。随后，在9月1日的一份裁定中，美国最高法院在审理针对德州议会通过的一部极为严苛的禁止堕胎法而提出的停止执行令申请时，以5:4的结果予以拒绝。虽然作为保守派的罗伯茨首席大法官在该案持反对意见，但是，其余5位保守派大法官还是得以形成多数派意见，因此罗伯茨首席大法官未能改变最终的判决结果。以往的研究表明，美国最高法院某些争议较大的案件，可能出现因保守派阵营中倒向自由派的关键一票，从而改变判决的结果，例如此前的肯尼迪大法官。但是，现在两大阵营的大法官数量之比由5:4上升为6:3，这个关键票有时就难以起到决定性作用了。知识产权案件虽然一般来说，不存在激烈的意识形态冲突，但是，大法官的结构性变化还是会或多或少地影响案件的裁判，进而影响美国知识产权法的发展。

此外，从本年度的案件判决时间上看，美国最高法院同样显示出前轻后重的趋势：2020年10月（0件），11月（3件），12月（7件），2021年1月（2件），2月（4件），3月（6件），4月（10件），5月（7件），6月（25件），7月（3件），8月（1件）。由此可见，绝大部分案件是在最后4个月当中判决的，特别是到6月份，更是集中判决了25起案件。本年度的知识产权案件分别于2021年4月和6月作出判决（参见表2）。

以下按照不同的主题，分别介绍各知识产权案件的基本案情、判决结果与推理过程，并就案件涉及的主要问题作出简要评论。

二、软件代码的复制是否构成合理使用

（一）Google LLC. v. Oracle America, Inc.案f的基本案情

Java SEg是Sun 公司应用流行的Java编程语言而开发完成的一套计算机程序。2005年，谷歌公司收购安卓公司（Android），并试图为移动设备建立一个新的软件平台。为了让数百万熟悉Java编程语言的程序员能够使用新的安卓系统平台，谷歌公司就从Java SE程序中复制了37个软件包中的大约11,500行的软件代码。这些被复制的软件代码是一种被称为应用程序接口（以下简称API）的工具的一部分。API允许程序员调用预先编写的计算任务，以便用于自己的程序当中。甲骨文公司（Oracle）在2010年收购Sun公司，很快就以Java SE程序所有人的身份在加州北区联邦地区法院（United States District Court for the Northern District of California）对谷歌公司提起侵权诉讼。

这场诉讼旷日持久，其中法院所考虑的主要问题是：其一，Java SE的所有人能否对于从API中复制的软件代码主张著作权；其二，如果著作权成立，那么谷歌公司的复制行为是否构成“合理使用”，从而使其免于承担侵犯著作权的责任。一审法院与美国联邦巡回法院数度判决，但它们对前述两个问题的看法各有不同，历经十年之后，美国联邦巡回法院最终作出了有利于甲骨文公司的判决，即软件著作权成立，且复制行为不构成合理使用。而后，美国最高法院接受该案再审申请，向美国联邦巡回法院发出调卷令。

（二）判决结果与依据

美国最高法院于2020年10月7日举行口头辩论，2021年4月5日作出判决。布雷耶大法官代表美国最高法院撰写判决书，以6:2的结果撤销联邦巡回上诉法院的判决，发回重审。托马斯大法官撰写反对意见，阿利托大法官参加该反对意见，巴雷特大法官未参加该案的审判。

美国最高法院认为：谷歌公司复制Java SE的API软件代码，只包括了那些为软件开发者发挥其编程才能所必需的代码行，以便在一个新编写的转换性软件中发挥作用，因此，就法律而言，这是一种合理使用。具体理由如下。

1.《美国宪法》第1条第8款第8项规定，著作权和专利权“通过在期限内确保作者和发明者对其各自的作品和发明享有专有权，以促进科学和实用技术的进步”。著作权正是通过保障作者在一段时间内对其创作的作品享有专有权，从而鼓励其创作让他人得以低价复制的作品。鉴于这种专有性权利可能引发消极后果，国会和法院对于著作权保护的范围进行了限制，以确保著作权人的垄断不会损害公共利益。

该案涉及现行《美国著作权法》中的两种限制。第一，该法规定，著作权保护范围不得延及“任何思想、方法、过程、系统、操作方法、概念、原理或发现……”第二，该法规定，著作权人不能阻止他人对于某个享有著作权的作品进行“合理使用”。谷歌公司申请美国最高法院适用这两项规定来处理涉案的复制行为。但是，美国最高法院从解决该案所必需的裁判出发，假定谷歌公司所复制的代码行是可以享有著作权的，从而将关注的焦点放在谷歌公司使用这些代码的行为是否构成“合理使用”这个问题上。

2.著作权法的合理使用规则具有灵活性，并且要考虑技术的变化。在某种程度上，计算机程序与其他许多的著作权作品是存在区别的，因为计算机程序要服务于某种功能性目的。有鉴于此，合理使用规则对计算机程序有着重要作用，它通过提供某种基于上下文语境的检查（context-based check），将对于计算机程序所赋予的著作权垄断保持在合法的范围之内。

3.合理使用是一个事实与法律的混合问题（a mixed question of fact and law）。对一审陪审团关于案件基本事实的认定，上诉法院应当给予适当的尊重，但是，这些事实是否构成合理使用这个最终问题，则属于一个法律问题，须由法官重新决定。这样做并不违反《美国宪法》第七修正案关于禁止法院重新审查由陪审团所认定之事实的规定，因为这里的最终问题是一个法律问题，而非事实问题。“由陪审团审判的权利（right of trial by jury）”并不包括由陪审团就合理使用抗辩是否成立而作出裁决的权利。

4.在认定谷歌公司对于API的有限复制是否构成合理使用时，美国最高法院检验了《美国著作权法》合理使用条款所规定的四个指导性要素：使用行为的目的和性质；著作权作品的性质；相对于著作权作品整体而言，所使用部分的数量和实质性；以及，使用行为对于著作权作品的潜在市场或价值的影响。j美国最高法院在此前已经承认，其中的某些因素在某些情况下会比起它们在其他情况下而更加重要。k以下是美国最高法院针对四要素逐项进行的分析。

（1）从该案争议作品的性质看，有利于认定为合理使用。被复制的代码行是某个“用户接口（user interface）”的一部分，后者是供程序员借以通过使用简单命令来访问预先编写的计算机代码的一个路径。因此，这种代码不同于许多其他类型的代码，比如那些实际指令计算机执行某项任务的代码。作为接口的一部分，这些被复制的代码与不受著作权保护的思想（即API的整体组织）以及新的创造性表达的创作（即谷歌公司独立编写的代码）内在地结合在一起。与其他许多的计算机程序不同，这些被复制代码的价值在很大程度上源于用户（即计算机程序员）在学习了API系统之后所作的投入。鉴于这些差异，将该案所涉及的复制行为认定为合理使用，并不太可能破坏国会为计算机程序所提供的一般著作权保护。

（2）针对使用行为的“目的和性质”的调查，在很大程度上就表现为所争议的复制行为是否具有“转换性（transformative）”，亦即，该行为是否“增加了某种具有进一步目的或不同性质的新东西”。谷歌公司对于API的有限复制构成一种转换性使用。谷歌公司复制的只是那些使得程序员可以在一个不同的计算环境中工作而无须放弃其所熟悉的某种程序语言的一部分所必需的内容。谷歌公司的目的是给不同的计算环境（智能手机）创建一个不同的、与任务相关的系统，并且开发一个平台（即安卓平台）以帮助实现和普及这一目标。案件记录表明，用于重新实现某个接口的各种路径可以用来进一步开发计算机程序。因此，谷歌公司的目的符合宪法对于著作权本身所规定的创造性进步的目标。

（3）谷歌公司从API复制了大约11, 500行的声明代码（declaring code），这实际上相当于调用了为实现数百个不同任务所必需的全部声明代码。然而，整个API总共有286万行代码，这11, 500行代码只占整个API的0.4%。在该案中考虑有关“所使用部分的数量和实质性”这一要素时，这11, 500行代码应当被看作是这个更大整体中的一小部分。作为接口的一部分，这些被复制的代码行与程序员访问的其他代码行是密不可分的。谷歌公司复制这些代码并不是因为它们的创造性或者美观，而是因为它们可以让程序员在一个新的智能手机的计算环境中运用其技能。如果复制的数量与某个正当的转换性目的紧密相连，就像该案那样，那么，“实质性”要素一般倾向于支持合理使用。

（4）法律规定的第四个要素集中在复制行为之于“著作权作品的市场或价值”的“影响”。该案记录表明，谷歌公司推出的新的智能手机平台，并不是Java SE的市场替代品。案件记录还表明，Java SE的著作权人通过其接口在不同市场的重新实施而获益。最后，基于这些事实而仍然给予著作权保护的话，就存在可能在创造性相关的方面对公众造成损害的风险。综合来看，第四个要素（即市场影响）也倾向于支持合理使用。

5.计算机程序主要是功能性的，这一事实使得传统的著作权概念在技术世界难以适用。将美国最高法院在先判例的原则以及国会对合理使用规则的法典化规定应用于该案这种独特的著作权作品，美国最高法院得出结论认为，谷歌公司为了重新执行某一用户接口而对API进行复制，且其仅仅复制了为用户得以在一个新的转换性程序中施展其才能所必需的部分，那么，作为法律问题而言，该行为是构成合理使用的。美国最高法院同时指出，该案这一结论并没有推翻或者修改它此前就合理使用问题所作出的判例。

（三）简要评论

该案诉讼标的巨大，过程复杂，历时长达十年之久，因此广受关注。从2012年起，该案历经加州北区联邦地区法院、联邦巡回上诉法院与美国最高法院先后作出的多份判决，结果各有不同。美国最高法院在2014年曾在另一法律问题上拒绝受理该案的再审申请，但最终还是在2019年发出调卷令，予以再审。

美国最高法院决定受理该案是准备就两个问题作出裁决：一是甲骨文公司能否对API享有著作权；二是如果享有著作权，谷歌公司的使用行为是否构成合理使用。但是，美国最高法院最后还是回避了第一个问题，只就第二个问题作出判决。若单纯为了解决个案，从司法经济的角度看，这样处理亦无不可，因为法院一旦认定谷歌公司的行为构成合理使用，即使该软件代码享有著作权，谷歌公司亦无须承担侵权责任。当然，假如法院认定不构成合理使用，则是否应当承担侵权责任，还是要看第一个问题是否成立。托马斯和阿利托两位大法官反对的，就是美国最高法院的判决并没有解决有关软件代码是否享有著作权的这个一般性问题。他们认为，美国最高法院将API能否受著作权保护的这个问题弃之不顾是错误的，多数派意见跳过软件可否享有著作权的问题，就等于没有考虑一半的制定法规定，并且扭曲了合理使用分析；他们的结论则是，甲骨文公司起诉的代码是可以享有著作权的，谷歌公司对该代码的使用并不构成合理使用。

在关于合理使用的问题上，美国最高法院在判决中根据《美国著作权法》第107条规定的四要素进行逐项分析，并且在每一个要素的分析中均支持构成合理使用，当然，最终结论就是谷歌公司对该软件代码的复制构成合理使用。值得注意的是，该案作为重要判例，在合理使用规则上也有一定的发展。首先，美国最高法院指出，著作权的合理使用规则具有灵活性，并且要考虑到技术的变化，这就凸显了该案争议对象计算机程序的特殊性。其次，美国最高法院强调，合理使用问题是一个事实与法律的混合问题，并且最终是一个法律问题，这就为上诉法院对一审结论重新作出认定，提供了合法性依据。最后，美国最高法院没有按照通常的做法，根据第107条规定的四要素顺序来逐项进行分析，而是将第二个要素即“涉案著作权作品的性质”置于开头首先展开讨论。美国最高法院认为，该案被复制的代码是“用户接口”的一部分，不同于实际指令计算机执行某项任务的代码，而且这些代码与不受著作权保护的API整体组织相结合，其价值主要源于程序员在学习API系统之后所编写的程序而非被复制的代码本身。这就为今后的著作权合理使用案件审理提供了新的思路。

由此也不难看到，尽管美国最高法院没有回答第一个即关于涉案软件代码是否可享有著作权的问题，但它在回答第二个问题时，将合理使用规则四要素的第二个要素置顶分析，在很大程度上其实已经认定了涉案代码不同于其他软件代码，甚至连其能否享有著作权也是存疑的。或许，这也为今后解决相关软件代码的可否享有著作权的问题埋下了伏笔。

三、专利行政法官的地位与双方复审程序的适用

（一）United States v. Arthrex, Inc.案n的基本案情

案件当事人之一是Arthrex公司，被称为世界上最大的运动医学公司。2015年，该公司获得一项专利（美国专利号9179907，以下简称907专利），是用于骨骼软组织重建的一种外科医学产品。随后，Arthrex公司声称Smith & Nephew公司侵犯该专利，而被告则主张专利无效，向美国专利商标局提起针对该专利的双方复审程序（inter partes review，IPR）。美国专利审判与上诉委员会（以下简称PTAB）由3名专利行政法官（Administrative Patent Judge, APJ）组成的合议组最终认定，此前有一项在先专利申请对于907专利的发明构成“时间占先（anticipated）”，从而导致907专利无效。Arthrex公司向美国联邦巡回法院提起上诉，其中包含以《美国宪法》的“任命条款（Appointments Clause）”为由而首次提出的一项主张。根据该任命条款，美国联邦政府的主要官员（principal officers）必须由总统在咨询并取得参议院同意后才可以任命，而低级官员（inferior officers）则可以由总统、法院或者行政部长首长直接任命。Arthrex公司主张，专利行政法官属于主要官员，因此，由美国商务部长来任命他们的做法构成违宪。美国政府参加了该诉讼，为其任命程序辩护。

美国联邦巡回法院同意Arthrex公司的主张，认定专利行政法官属于主要官员，其理由是：无论美国商务部长还是美国专利商标局局长均不能对PTAB所作的裁决进行审查，也不能将专利行政法官免职，故这些限制意味着专利行政法官本身就是主要官员，而不是受部长或者局长指示的低级官员。为修补这个违宪之举，美国联邦巡回法院同时认定，有关专利行政法官任职期限保护的规定无效，这样，美国商务部长就得以对他们任意予以免职，使之变成低级官员。美国联邦巡回法院最终判决：撤销关于专利无效的裁决，由PTAB另行设立一个新的合议组进行重审。

这一判决遭致各方不满，均要求美国联邦巡回法院进行全席审理，重审该案，但遭到拒绝。于是，各方当事人向美国最高法院申请再审，并获得受理。

（二）判决结果与依据

美国最高法院于2021年3月1日举行口头辩论，6月21日作出判决。罗伯茨首席大法官撰写法院判决，以5:4的表决结果，撤销联邦巡回上诉法院判决，发回重审。戈萨奇大法官撰写部分协同意见，布雷耶、托马斯大法官分别撰写反对意见，索托马约尔、卡根大法官参加该反对意见。

美国最高法院认为：专利行政法官在双方复审程序中行使的权限不可审查，与美国商务部长任命他们担任的是低级职位，这两个问题是互不相容的（incompatible）。具体理由如下。

1.《美国宪法》任命条款规定，对于主要官员，只有总统在向参议院咨询和取得同意之后才能任命。而对于低级官员，该条款允许国会赋予“总统单独、法院或部门首长”行使任命权。在Edmond v. United States案中，美国最高法院的解释是，低级官员必须“在某种程度上受到由总统经过向参议院咨询并取得同意而提名的其他人的指挥和监督”。这一标准适用于由交通部长任命的海岸警卫队刑事上诉法院（Guard Court of Criminal Appeals）的法官，美国最高法院认为，这些法官属于低级官员，因为他们实际上受到由总统提名和参议院确认的行政部门官员的联合监督。t美国最高法院在Edmond v. United States案中认为，“重点”在于，这些法官“无权代表美国作出最后的判决，除非其他行政官员允许他们这样做”。

但在United States v. Arthrex, Inc.案中，并不存在这样一位更高级别的行政官员来作审查。尽管美国专利商标局的局长握有行政监督的工具，但不管是他本人还是其他任何高级行政官员，都不能直接审查由专利行政法官所作的裁决。只有 PTAB本身“可以批准进行重新听证”。这种审查限制减轻了专利行政法官负责的最后裁决的主管责任。他们的裁决就是行政部门内部的最终定论，从而迫使美国专利商标局局长必须“颁发并且公布证书”，将其在此前同意授予的专利权利要求予以取消或者确认。

该案的另一方即美国政府以及Smith & Nephew公司则主张，美国专利商标局局长有各种方法，来间接地影响双方复审程序的过程。例如，局长可以指定倾向于以他所喜欢的方式来裁决案件的那些专利行政法官。但美国最高法院反对该种主张，认为这种阴谋论模糊了宪法“任命条款”所要求的问责界线（accountability），将使得当事人既不能得到由专家合议组所作的公正裁决，也无法得到一份由某位负有政治责任的官员所必须负责的透明裁决。

即使美国专利商标局的局长可以拒绝在将来的PTAB合议组中指定专利行政法官，他也没有办法反驳已经书面作出的最终裁决。美国商务部部长也不能通过威胁将他们从联邦公务员队伍中免职从而有效地控制专利行政法官，因为只有“出于提高服务效率的原因”才能解雇专利行政法官。而且，虽然存在着向美国联邦巡回法院提出上诉的可能，但这并没有为专利行政法官行使行政权力给予必要的监督，总统才是必须对他们的行为负最终责任的人。鉴于PTAB的裁决不受任何的行政审查，而总统既不可能亲自监督PTAB，也不能“将该委员会的失败归咎于那些他能够监督的人”，因此，专利行政法官行使的权力就与“保留政治责任”的任命条款的立法意图之间相互存在冲突。

2.历史考察进一步强化了这个结论，即专利行政法官行使的不可审查的行政权力和他们作为低级官员的地位是不相容的。美国建国之初国会制定的法律以及美国最高法院的早期判决均表明，充分监督就意味着必须对低级官员所作的决定进行审查。此后，国会也把对于主要官员的审查模式引入现代行政国家。

根据美国政府和Smith & Nephew公司的观点，政府各部首长任命的是少数据称享有最终裁决权的同僚官员。但美国最高法院认为，他们举出的例子当中，有一些例子涉及的其实是低级官员，其所作决定受到上级行政官员的审查或者实施审查制度。从作为PTAB前身的上诉委员会（Board of Appeals）的结构来看，它是由首席审查员（examiners-in-chief）组成的合议组来裁决某一发明是否可授予专利，而该决定不得向专利局局长提起上诉。但专利上诉委员会的裁决可以由海关和专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals）进行审查，或者受到美国专利商标局负责人的单方面的控制。

3.美国最高法院也提到，它并没有试图“就任命条款而言，对主要官员和低级官员的区分制定某种专有标准”。低级官员的许多决定并不约束行政部门以特定方式行使行政权力，美国最高法院也不是要在该案裁决范围之外来处理有关监督的问题。当然在该案中，国会赋予专利行政法官享有就私人主体的公权利（public rights of private parties）进行裁决的“重要权限”，同时也规定其裁决免于受到审查，而且不会有被免职的危险。

4.根据宪法，《美国专利法》第6（c）条不得强制执行以扩大其适用范围，从而阻止美国专利商标局局长对于由专利行政法官所作的最后裁决进行审查。因此，局长是可以审查PTAB的最终裁决的，并且可以在审查的基础上，自行代表PTAB作出裁决。在美国专利商标局局长对案件作出裁决的情况下，法院在裁判该案件时，必须“遵从宪法，而不考虑法律”，因为该法律对美国专利商标局局长的审查权限施加限制，就构成违反《美国宪法》第2条。

对该案的适当补救是将案件发回，由美国专利商标局局长来决定是否重审由Smith & Nephew公司所提交再审的申请。这是一个有限的发回重审裁决，从而为主要官员提供一个充分的机会来进行审查。由于该案的违宪根源是对美国专利商标局局长的审查权限所施加的限制，而不是美国商务部部长对专利行政法官的任命，因此，Arthrex公司无权要求另行组成一个新的专利行政法官合议组来审理该案。

（三）简要评论

该案其实代表了一系列的同类案件，它们均涉及同一个宪法争议，即专利行政法官在代表行政部门作出有关专利效力的裁决时，是否违反《美国宪法》的“任命条款”。争议的焦点是，专利行政法官究竟属于任命条款当中的主要官员，还是在该条款之外的低级官员？更重要的是，这类案件关系到2011年《美国发明法》而给美国专利无效制度带来的变革及其效力，尤其是双方复审程序的适用问题。

根据任命条款，美国政府的主要官员必须由总统向参议院提出咨询并且取得其同意之后才可以任命，例如各部部长、联邦法官、驻外大使等。低级官员则可以由总统、法院或者各部部长直接任命。在专利授权与无效的相关程序中，美国商务部部长、美国专利商标局局长（其本身也是美国商务部副部长）、联邦巡回上诉法院法官等均属于主要官员。专利无效程序是在美国专利商标局的PTAB举行，通常由至少3名成员组成的一个合议组进行审理和裁决，成员主要就是专利行政法官。目前，美国专利商标局的专利行政法官共有200多名，他们虽然冠名为法官，却是由美国商务部部长直接任命，并不属于根据《美国宪法》第3条所产生的联邦司法法官，因此，他们应当属于任命条款之外的低级官员。该案的专利权人Arthrex公司主张专利行政法官属于主要官员，倒不是关心他们的官阶高低，而是想以他们的产生属于违宪为由，推翻由PTAB所作的宣告其专利无效的裁决。

联邦巡回上诉法院在判决中同意了Arthrex公司的主张，认定专利行政法官属于主要官员。但另一方面它也承认存在违宪之处，但其解决的办法是，要求改由美国商务部部长可以对专利行政官员任意予以免职，从而将专利行政法官变成低级官员。

美国最高法院同样承认其中存在违宪之处，但是，它对原因的分析有所不同。一方面，它直接认定专利行政法官就是低级官员，因为它们是由美国商务部部长任命的；另一方面，专利行政法官在双方复审程序中行使权力所作出的专利无效裁决是不可审查的，这一点与他们作为低级官员的身份不符，从而形成了互不相容的矛盾。美国最高法院认为，违宪的根源在于《美国专利法》对于美国专利商标局局长的审查权限所施加的限制，而不是美国商务部部长对专利行政法官的任命。因此，解决的办法是将案件发回，由作为主要官员的美国专利商标局局长来决定是否重审由PTAB的专利行政法官所组成合议组的裁决。事实上，美国最高法院虽然没有直接认定《美国专利法》第6（c）条构成违宪，但这一判决还是改变了该条款的效力，从而为美国专利商标局局长赋予权力，可以审查PTAB所作的专利无效的裁决。

四、专利让与人禁止反悔规则及其适用条件

（一）Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.案的基本案情

20世纪90年代后期，卡萨巴·特拉卡伊（Csaba Truckai）发明了一种用于治疗子宫异常出血的装置，称为NovaSure系统。它采用一种透湿性敷抹头（moisture-permeable applicator head）来摧毁子宫内膜的目标细胞。特拉卡伊提出专利申请，随后将该申请以及任何将来的后续申请转让给其所属的Novacept公司。美国专利商标局授予该产品发明专利。Hologic公司后来收购了Novacept公司及其专利和专利申请组合。2008年，特拉卡伊创办了Minerva外科公司（Minerva Surgical, Inc.,以下简称Minerva公司），后又开发出一个用于治疗子宫异常出血的改进装置，称为Minerva子宫内膜消融系统（Minerva Endometrial Ablation System），它同样使用一种透湿性敷抹头来消除子宫内膜的目标细胞。美国专利商标局对该装置授予专利，美国食品药品监督管理局（FDA）也批准其进行商业销售。同时，Hologic公司向美国专利商标局提交了继续申请（continuation application），寻求在其NovaSure系统的专利中增加权利要求。Hologic公司起草的其中一项权利要求包含了一般性所指的敷抹头，不管它是否具有透湿性。美国专利商标局在2015 年授予Hologic公司变更专利。

Hologic公司向美国特拉华联邦地区法院起诉，指控Minerva公司侵犯其专利权。Minerva公司在答辩时，主张Hologic公司的专利无效，理由是新增权利要求与该发明专利的说明书不符，后者描述的是透湿性敷抹头。Hologic公司则援引让与人禁止反悔规则（doctrine of assignor estoppel），认为既然特拉卡伊已经转让了最初的专利申请，那么其本人以及Minerva公司均不得挑战该专利的有效性。一审法院同意Hologic公司的主张，认为根据让与人禁止反悔规则，禁止Minerva公司提出专利无效抗辩。经陪审团裁决，一审法院判决Minerva公司构成侵权，应当向Hologic公司赔偿500万美元。该案上诉之后，美国联邦巡回法院维持了关于禁止反悔规则的认定。Minerva公司于是向美国最高法院提出申请，请求放弃适用让与人禁止反悔规则或者缩小其适用范围。

（二）判决结果与依据

美国最高法院于2021年4月21日举行口头辩论，6月29日作出判决。卡根大法官撰写法院判决，以5:4的结果撤销美国联邦巡回法院的判决，发回重审。阿利托大法官撰写反对意见，巴雷特大法官撰写另一份反对意见，托马斯、戈萨奇大法官加入该反对意见。

美国最高法院认为：让与人禁止反悔规则植根于几个世纪以来的公平原则，因此，美国联邦巡回法院维护这项规则是正确的。但是，让与人禁止反悔规则仅仅适用于让与人的专利无效主张和其在转让专利时明示或者暗示的陈述发生矛盾的情形。具体理由如下。

1.让与人禁止反悔规则长期以来被法院所采用，以处理在专利效力上出现的不一致陈述问题。该规则最早产生于18世纪后期的英国，大约一百年后跨过大西洋来到美国。美国最高法院最早在1924年的Westinghouse案中，对这项规则进行审查并采用。让与人禁止反悔规则建立在公平原则（fairness principles）的基础上，“假如某人依法将其专利转让给另一人，那么，公平交易（fair dealing）就应当禁止其做出有损于所转让之所有权的行为”。不过，美国最高法院亦明确表示，这一规则是有限度的。尽管让与人不能在侵权诉讼中主张专利无效，但其仍可以就如何解释该专利的权利要求提出主张。美国最高法院将该规则的适用范围问题留待他日解决，包括在专利申请转让的情况下如何适用该规则的问题。

2.关于Minerva公司提出的应当放弃让与人禁止反悔规则的主张，美国最高法院予以驳回。Minerva公司的第一条理由是，美国国会在1952年《美国专利法》中已经废除了该项规则，但美国最高法院认为，这一主张不具有说服力。Minerva公司提出，《美国专利法》中的用语是“在任何涉及侵权的诉讼中，……专利无效均应作为一项抗辩”，据此，立法“指示在每一场诉讼中，专利无效都必须能够作为一项抗辩”，因而已不存在让与人禁止反悔规则的适用空间。美国最高法院则认为，该法院在1924年判决Westinghouse案时，当时的《美国专利法》就已经存在相似的用语。况且，Minerva公司的观点根本站不住脚，因为照此观点，将解禁在专利案件中适用一系列的普通法排除规则（common-law preclusion doctrine），而这样带来的广泛性结果将与美国最高法院的先例相冲突。并且，这也将颠覆美国国会的意图，因为1952年美国国会立法是“在普通法裁决原则的背景下进行的”，其中就包括了让与人禁止反悔规则。

Minerva公司的第二个观点是，在Westinghouse案之后，还有另外两个判决已经“埋葬”了让与人禁止反悔规则，但是，这一观点亦遭美国最高法院否定。在Scott Paper案中，美国最高法院只是在一种新出现的极端情况下，才拒绝适用让与人禁止反悔规则，然而它并没有质疑——事实上重申了——该规则所依据的“基本原则”亦即公平原则。在Lear案中，美国最高法院考虑并且推翻了被许可人禁止反悔规则（licensee estoppel），但这项涉及专利的禁止反悔规则不同于让与人禁止反悔规则，并且法院也没有声称要因此决定让与人禁止反悔规则的命运。相反，美国最高法院指出，专利权人在转让专利权时的“权益（equities）”，“相比于在典型的许可协议中所呈现的权益而言，更具有吸引力”。综合来看，Scott Paper案和Lear案均维持了让与人禁止反悔规则，但同时也意味着，有必要将该规则与它所锚定的公平性紧密地联系起来。

美国最高法院同样驳回了Minerva公司的最后一个主张，即当前的专利政策——特别是剔除不良专利的必要性——支持推翻让与人禁止反悔规则。美国最高法院认为，让与人禁止反悔规则所体现的，是与他人交易时必须保持前后一致。专利权人在出售某一专利时，就是向买受人作出一项（至少是）默示的声明，保证该专利有效。而如果他在此后以该专利无效作为抗辩，那就违反了他在之前所作的默示担保（implied warranty）。让与人的昨是而今非，其实是想要双重获利，即在转让专利时获得价款，又在此后还能继续使用相关的发明。专利让与人这样做，就是一种不公平交易。禁止此类不公平交易，其必要性大于因为将专利无效抗辩留给让与人之外的其他人而可能给公众带来的任何损失。

3.让与人禁止反悔规则也有其适用范围，即只有当公平交易这一基本原则发挥作用时才应当适用该规则。根据公平原则，针对某一专利有效性的陈述应当保持前后一致。让与人一方面担保某一专利的权利要求有效，另一方面又在后来否定该专利有效，这就违反了公平交易原则。但是，假如让与人并没有以明示或者默示的方式，作出与专利无效抗辩相冲突的陈述，那就不涉及公平问题，从而没有理由要求适用让与人禁止反悔规则。举例来说，假如在订立专利转让协议时，发明人尚未能就特定的专利权利要求作出专利有效的担保，那就不会发生这样的冲突。比如，在某些雇佣协议中，雇员向其雇主转让在其受雇期间所完成的发明，那么，该雇员就无法担保其将来发明的专利有效。又比如，在转让当时所作出的专利有效的担保，由于法律修改而导致其失效。第三个也是与Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.案相关的例子是，专利转让之后，专利的权利要求发生了改动，那么就可以不再适用让与人禁止反悔规则。专利权利要求改动的最常见的情形是，发明人转让的是某一专利申请而不是已被授予的专利，那么，受让人可能向美国专利商标局要求扩大该专利的权利要求范围。假如新的权利要求实质性地大于原来专利申请中的权利要求，则让与人无法担保新的权利要求仍然有效。如果让与人并未作出过这样的陈述，那么他就被允许在诉讼中挑战新的权利要求的效力，因为这样做与他的立场并无抵触，从而不存在禁止反悔的问题。

美国联邦巡回法院在判决中未认识到该规则的适用界限。Minerva公司主张，因为它提出挑战的权利要求，相比于特拉卡伊所转让的权利要求而发生了重大扩张，故不应当适用禁止反悔规则。美国联邦巡回法院拒绝考虑两者之间的差异，认为Hologic公司是否扩大其受让的专利权利要求是一个“无关”的问题。但是，美国最高法院认为，如果Hologic公司新的权利要求相比于特拉卡伊转让的权利要求而有重大扩张，那么，这就表示特拉卡伊并没有在转让时就专利权利要求的有效性作出担保。若在此前并没有作过与现在不一致的陈述，也就失去了适用禁止反悔规则的基础。故此，应当撤销美国联邦巡回法院的判决，将案件发回重审，就Hologic公司新的权利要求与特拉卡伊所转让权利要求之间是否发生了重大扩张的这个问题作出处理。

（三）简要评论

禁止反悔（estoppel）是英美法上一项历史悠久的普通法规则，在许多部门法中均有体现。Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.案争议的让与人禁止反悔规则就是其中之一，该规则的基础是公平原则。专利权人在将其专利转让给他人之后，禁止其主张所转让的专利无效，因为假如允许他这样做，不仅有损于受让人的权利，而且使得让与人双重获利，不符合公平原则。

美国最高法院的判决包含两个方面：一是重申了让与人禁止反悔规则的立场。美国最高法院从这项普通法规则的历史、1952年《美国专利法》的相关规定以及相关判例、专利法政策等诸多方面，解释了为什么这项规则至今仍然有效；二是强调在适用让与人禁止反悔规则时，应当考虑到该规则所依据的公平原则，从而为其划定了适用范围。美国最高法院对此列举了三种具体的特殊情形，可以不适用让与人禁止反悔规则：（1）在订立专利转让协议时，发明人尚无法就特定的专利权利要求作出专利有效性担保。比如雇员约定将其在受雇期间所完成的发明统统转让给雇主，那么他就无法担保在将来所完成的发明专利是有效的；（2）在转让当时的专利有效，但由于法律修改而导致无效的，让与人的专利有效担保也就不具有约束力了；（3）在专利转让之后受让人对专利的权利要求进行重大改动，从而使得新的权利要求发生实质性扩张的，让与人就无法担保新的权利要求仍然有效。美国最高法院基于该案的案件事实与当事人主张，认为其中有可能存在第（3）种情形，故决定将案件发回重审。

此外，该案判决还提到了其他涉及专利的禁止反悔规则，尤其是被许可人禁止反悔规则。这项规则是指被许可人不能一边享受许可协议带来的好处，一边主张所许可的专利无效，因此，在涉及专利许可费的诉讼中，被许可人不得以涉案专利无效作为抗辩，以免除其付费义务。但是，美国最高法院在1969年的Lear案中却推翻了这一规则，从而鼓励被许可人挑战相关专利的效力。这一转变的理由是，为了确保相关专利是符合专利授权条件的，并以此而维护公共利益。同时应当注意，Lear案规则也并不意味着在任何情况下，专利被许可人都可以挑战专利效力，联邦巡回上诉法院此后在多个案件中限制或者排除了Lear案规则的适用。

五、总结与展望

总体来看，美国最高法院在2020年度判决的知识产权案件数量不多，但这些判例对于知识产权制度的发展却可能具有深远的影响。

其中最值得关注的就是甲骨文公司诉谷歌公司案，它被称作十年来最著名的软件著作权案。该案牵涉美国硅谷两大科技巨头，关系到著名的安卓操作系统与Java软件。谷歌公司在2007年11月首次向外界展示自家的安卓操作系统，但是，当时的安卓生态非常薄弱，面对来自苹果公司iOS操作系统、微软公司Windows Mobile操作系统以及塞班公司Symbian操作系统的激烈竞争，谷歌公司只能选择热门的编程语言，以吸引大量的软件开发人员参与安卓系统的生态建设。谷歌公司最终之所以选择由Sun公司开发的Java软件，正是基于这两点考虑。首先，使用安卓系统的设备机型众多，而Java正是以良好的可移植性著称，故使用Java有助于开发者摆脱硬件差异所带来的许多困扰。其次，Java已经聚集了庞大的开发者群体，有利于快速建设安卓的生态系统。据统计，截至2008年底，Java编程语言已经在全球8亿台个人电脑与21亿部手机上运行。然而，谷歌公司虽有考虑，但最终并没有从Sun公司那里获得授权许可，这就为后来的诉讼埋下了隐患。2009年甲骨文公司以74亿美元收购Sun公司，瞄准的其实就是Sun 公司旗下的 Java软件。甲骨文公司CEO拉里·埃里森（Larry Ellison）就曾强调，“Java是我们收购的最重要的软件资产”。果然，甲骨文公司完成收购之后随即发起对谷歌公司的侵权诉讼，要求高达88亿美元的损害赔偿。这场诉讼对于双方都至关重要。对于谷歌公司来说，如果法院判决甲骨文公司胜诉，将“对软件行业构成毁灭性的连续左右猛击”，并且是“对著作权法的严重破坏”。反之，对甲骨文公司而言，如果其败诉，那么美国最高法院就等于批准了“一种令人发指的剽窃行为”，并将“重写”著作权法。美国最高法院最终则是以合理使用为由判决谷歌公司获胜，受到了科技界的普遍赞誉，但其中也不乏争议，甚至有人认为，这一判决将导致软件代码在今后不再安全。

作为著作权领域的最新判例，甲骨文公司诉谷歌公司案还将影响到美国法院今后对合理使用规则的适用。非常凑巧地是，美国第二巡回法院于2021年3月26日在AWF v. Goldsmith案中，针对著名艺术家利用他人照片而创作美术作品的行为，判定其不构成合理使用。而在美国最高法院于4月5日对甲骨文公司诉谷歌公司案下达判决之后，第二巡回法院又于8月24日对Goldsmith案重新作出判决，撤销了前判。对照阅读该法院的前后两份判决，可以发现新判决对判决结果其实维持不变，所改变的部分是在法院推理部分，其中增加了许多引自谷歌公司案判决的内容。

本年度另两起专利案判决，虽未如谷歌公司案出名，但它们对专利法以及技术转让制度也将产生明显的影响。例如，在美国最高法院对Arthrex案作出判决之后，美国专利商标局局长就被赋予了对于PTAB在双方复审程序中所作最终裁决进行审查的权力。美国专利商标局对此已经采取了相应的局长审查临时措施（interim process for Director review）。但是，如此做法在实践中是否可行，也大有疑问。根据统计，从2012年9月到2020年9月，PTAB专利行政法官按双方复审程序审理的专利案件多达11, 299件；仅在2020财政年度，采用双方复审程序的专利案件就有1429件。因此，如何克服专利法规定与宪法之间的矛盾，怎样妥善处理专利行政法官与美国联邦巡回法院法官之间的关系，仍是今后有待观察的问题。

2021年10月5日，美国最高法院开启新一年度的开庭期。根据公告，该法院在2021年度将全面恢复在法庭上的现场听审，从而结束因新冠疫情影响而采取的电话开庭模式，因此，由新冠疫情带来的影响或将就此结束。然而，大法官的结构性变化而给美国最高法院所带来的考验仍将继续。统计表明，自2005年罗伯茨担任首席大法官以来，美国最高法院以5:4的两极化投票结果（polarized vote）而形成的判决数量占总数的不到10%，但是在2020年度，这样的两极化投票结果却明显增多，合计接近总数的两成，其中有15%的案件是以新的保守派多数而形成的6:3的表决结果，有4%的案件是保守派以5:4而成为多数派意见的。正如前述Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.案所示，自由派阵营的全部三位大法官，再加上来自保守派阵营的罗伯茨首席大法官与卡瓦诺大法官，才形成了5:4的投票结果，使得自由派意见成为法院的判决意见。在自由派阵营中，布雷耶大法官已经年届83岁，民主党担心出现类似于金斯伯格那样的不测后果，从而导致自由派大法官再失一席，因此呼吁布雷耶大法官在本年度开庭期结束之后自行退休。党派政治影响下的这个提议，不仅对于布雷耶大法官不公，不利于维护大法官终身制，而且有损社会公众对于司法公正的信念。值得关注的是，在新的年度，谁会成为大法官表决时的关键票，从而影响包括知识产权案件在内的案件裁判以及判例发展。

当前，美国作为世界上最主要的发达国家，其知识产权立法和司法实践的发展动向，对国际知识产权规则和国际贸易规则发展的影响不容小觑。同时，作为判例法国家，美国的司法判例尤其是美国最高法院的判例是重要的正式法律渊源，对美国的立法和产业发展具有极其重要的作用。因此，有必要对于美国最高法院知识产权司法裁判的动向，对国际知识产权制度发展可能具有深远的影响这些案件，保持密切关注。紧密追踪和考察美国知识产权司法实践最新发展动向，对于我国落实《纲要》和《规划》关于积极参与知识产权全球治理的要求具有显著意义。